西电捷通:美国专利PTA并非遥不可及
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2019-05-16 03:34

  在全球范围内,各国发明专利的保护期限皆为自专利申请日起20年。对于全球各国来说,20年的保护期限属于刚性规定,无法调整,亦不能变更。不过,在拥有最前沿的专利保护系统的美国,有一项专利期限调整制度(Patent Term Adjustment, 简称PTA),让20年的保护期限有了一定伸缩的可能性。西电捷通自2005年首次踏上美国专利申请之路,在磕磕绊绊中与PTA产生不少交集,并且由此积累了一定的认知和理解。下文中,我们将分享一些发现,希望为更多中国公司赴美申请专利开辟更广阔的思路。

  对于大多数专利技术来说,20年的保护期限已然足够,因为通常这些专利技术所承载的产品具有周期短、迭代快的特点,即从设计到投放市场再到推出新产品的周期,快则两三年,慢则七八年。然而,对于研发通信基础技术的发明人来说, 20年的保护期限显然不是长而是短了。原因在于,一项通信基础技术从研发到产业链形成,再到真正市场化,整个周期既道路漫长又风险丛生。类似的情况也出现在医药领域,由于关系生命健康,因此医药领域的发明人通常面临着研发周期长、监管严格、产品上市难等多重挑战,当有一天其历经千辛万苦,突破艰难险阻,走到产品上市这一步时,最尴尬的一幕出现了,即这项技术的专利保护期已所剩无几,如此反复消耗,最终打击的是发明人的持续创新动力。更何况多数研发成果最终是无法上市的。这样看来20年的专利保护期的确有些短。倘若专利期限可以延长或缩短,哪怕仅仅一天,对于发明人来说都至关重要。实际上,美国专利制度中有一项颇具特色的专利期限调整制度PTA,让20年的保护期限有了一定伸缩的可能性。PTA是指在专利申请过程中,当发生因专利局或者申请人自身的原因导致的专利申请期限不必要的延长或缩短时,在确定最终专利期限时会进行相应的补偿或减去这段时间。这就导致一件美国专利的期限从申请日开始计算时大多不是确定的20年。

  美国发明人保护法(The American Inventors Protection Act ,简称AIPA)中对专利期限调整做了相应规定。其主要规定在美国专利法实施细则37 CFR 1.702中体现,具体内容请见下图1。

  根据美国专利法及其实施细则的规定,在专利申请、审查、授权等相关程序中,一旦出现由于美国专利商标局USPTO的拖延或申请人的原因造成的延迟,USPTO须将官方拖延的天数补偿至专利期限中,此种延迟分为三类,分别是A类延迟、B类延迟和C类延迟。而申请人拖延的天数,USPTO将在专利期限中扣除。总体而言,PTA主要涉及两种类型的专利期限调整:美国专利商标局USPTO自身原因导致的专利期限增加以及申请人延迟导致的专利期限减少。下面我们逐一进行分析。

  因美国专利商标局USPTO在审理专利申请过程中拖延造成的延迟。比如,专利审查员在申请日起,14个月内,未下发任何审查意见通知;专利审查员在申请人递交答辩或者提出上诉4个月内,未作出任何回应;专利审查员在专利审判暨诉愿委员会(Patent Trial and Appeal Board,简称PTAB)或联邦法院对上诉作出决定,4个月内未发出下一个审查结论等。

  基于美国专利商标局USPTO造成的延迟,导致专利申请从实际申请日到授权日的时间超出3年,超出的期限将补偿给专利权人。但在此类延迟的3年内存在申请人提继续审查请求(RCE)、抵触程序(Interference Proceeding)、派生程序(Derivation Proceeding)、上诉至专利审判暨诉愿委员会PTAB等情形,则不能保证在3年内核准公告。因此RCE消耗的天数、冲突程序(如诉讼)的干扰期、申请人提出的延期都不能计入B延误的时间。

  当申请人没有及时跟进各申请审查环节、未积极推动申请时,从而导致期限延迟。此时,这部分耽搁的天数将会从前述补偿的期限中减去。一般情况有以下原因:

  2、因申请人原因,未积极推进申请而造成的申请进度(包括处理或审查)的延迟,具体有:提出延迟授权请求或延迟缴纳授权费;未及时提交临时申请转非临时申请请求;审查员发出审查意见或授权通知书之日前一个月内,提交初步修改或其他修改文件,导致审查员需要发出补充审查意见或补充授权通知书的、因疏忽导致答复审查意见文本有遗漏、答复文本提交后又未经审查员要求主动提交补充答复文件或其他文件等等。

  4、在专利局发出任何审查意见通知书或授权通知书之前(以先到之日为准),更正说明书、附图、序列表等而延误的日期。

  除了授权时权利人可以获得PTA的通知以外,美国专利商标局还提供了专利申请信息检索系统(Patent Application Information Retrieval, 简称PAIR),方便大众查询案件申请信息和过程状态。当申请人登陆PAIR系统后(网址:),关于专利申请期限调整的信息一目了然。

  以西电捷通诉索尼专利侵权涉诉专利的美国同族US10/534,067为例,在PAIR系统中输入专利号并Search,就能看到下面的结果(如图2所示)。

  很明显该专利命运多舛,遭遇A类延迟1755天,B类延迟989天,排除其他因素,总的调整期限(Total PTA Adjustment)达到2088天。

  看了上文中对PTA计算的深入解读,相信大家也基本了解了PTA的计算方法。估计这时有人可能会说既然有官方计算的现成数据,干嘛还要花费时间、精力自己去算呢?那么USPTO官方计算出的数据是否100%正确呢?答案是不一定。由于美国专利法无法做到对PTA的精确计算指导,并且PTA计算本身又交错复杂,因此算错PTA对USPTO来说并非新鲜事,而专利申请人如果掌握了计算PTA的方法,就可以针对PTA问题向USPTO提出申诉,进而争取应得的权益。西电捷通US10/534,067这件美国专利的PTA计算过程即是一个实例。

  西电捷通US10/534,067这件美国专利一开始USPTO计算出的PTA,实际上是1450天(如下图3所示),而非最终的2088天。

  第一次收到USPTO的授权通知时,上面赫然写着1450天PTA,为此西电捷通专利部门经过核算,发现USPTO的计算结果竟然有误。考虑到USPTO在正式发布授权公告时,可能会重新计算PTA,便索性决定后续再议。之后,该专利授权公告发布时,USPTO披露的PTA改为1651天(如下图4所示)。显然,USPTO第一次的PTA天数有误。

  不过,令人意外的是,USPTO授权公告给出的1651天PTA,与西电捷通计算出的结果仍然有所出入,于是西电捷通向USPTO提出了PTA重算请求(如下图5所示)。最终,经过西电捷通多次努力和争取,我们获得 2088天的PTA补偿,如图2所示。

  美国专利新法规定授权后2个月内,专利权人可以向USPTO提PTA重算请求(适用于2013年1月13日后授权的)。相关法条如下:

  发明一项影响深远的基础技术,对每家企业来说并非易事。通过美国专利PTA制度,西电捷通的US10/534,067专利,获得2088天的补偿,这相当于该项专利的美国专利保护期限延长了5年。5年的专利保护期限或许对于专注于产品集成的公司来说影响有限,但是对于从事通信基础技术研发的发明人来说,却意义非凡。我们相信,只有当一项专利价值真正得到释放和保护,越来越多的创新者才会坚定信心,投入更大的热情,加大研发力度。返回搜狐,查看更多